Что такое предварительный поиск по товарным знакам и зачем он нужен?

Для этого разберёмся, какие есть самые распространённые причины для отказа в регистрации товарного знака.

Их две:

На самом деле причин для отказа гораздо больше, все они указаны в ст. 1483 ГК РФ. Но на практике эти две причины — самые частые.

Неопытные заявители чаще всего не могут самостоятельно распознать наличие оснований, препятствующих регистрации их товарного знака (в частности, отсутствие различительной способности). А что касается сходства с более ранними товарными знаками, то тут даже опытные специалисты не смогут дать никаких конкретных прогнозов без проведения поиска.

Без предварительного анализа заявленного обозначения отказ в регистрации товарного знака по указанным выше основаниям — обычное явление. Справедливости ради стоит упомянуть, что проведение проверки также не даёт 100% гарантию регистрации, но шансы на неё существенно вырастают.

Кроме самого отказа и потерянных денег заявитель потеряет еще и время. Экспертиза заявленного обозначения длится в среднем 6 месяцев, но в некоторых случаях этот срок может доходить и до года.

Если не проводить предварительную проверку, то всё это время вы не будете знать, зарегистрируют ваш товарный знак или нет. А получив отказ, вы поймёте, что зря потратили время и деньги. К тому же за это время кто-то другой уже мог провести проверку, учесть все нюансы и зарегистрировать или как минимум подать заявку на товарный знак, похожий на ваш. В этом случае ваш товарный знак теперь точно не зарегистрируют, даже если вы захотите поменять в нём элементы, из-за которых вам изначально отказали.

В интернете можно найти множество бесплатных баз, которые предлагают заявителям самостоятельно провести проверку их бренда на уникальность. Скажу сразу, что самостоятельная проверка — это плохая идея. Такую проверку лучше доверить специалистам.

Сама проверка включает в себя:

• проверку наличия абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака (отсутствие различительной способности, введение потребителей в заблуждение, наличие объектов, не подлежащих правовой охране и др.);
  
• проверку обозначения по открытым и закрытым базам, в том числе международным;
  
• проверку по открытым источникам (результатам поисковых запросов, доменным именам, словарям) – при необходимости;
  
• составление письменного отчета с результатами, прогнозами и рекомендациями.
  
  

В ходе проверки используются такие базы, как:

• официальная полная платная база зарегистрированных в России товарных знаков (в том числе общеизвестных);
  
• официальная полная платная база заявок на регистрацию в России товарных знаков;
  
• официальная полная платная база изобразительных товарных знаков (поиск делается при участии ФИПС);
  
• открытые международные базы Европейского ведомства по товарным знакам и Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (потому что иностранные товарные знаки могут охраняться в России, но многие российские базы их не показывают);
  
• полная платная база ФИПС наименований мест происхождения товаров и географических указаний – при необходимости;
  
• полная платная база ФИПС промышленных образцов – при необходимости;
  
• Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) – при необходимости.
  
  

На что я обращаю внимание при поиске:

• на товарные знаки и заявки, которые согласно 350-страничному руководству Роспатента и сложившейся практике могут быть признаны схожими до степени смешения с проверяемым обозначением;
  
• на «путь» регистрации, по которому прошли имеющиеся в базе товарные знаки (иногда по истории корреспонденции, неохраняемым элементам и разнице в заявленных и зарегистрированных классах МКТУ можно сделать вывод о проблемах, с которыми такие товарные знаки столкнулись, и с которыми также столкнется проверяемое обозначение);
  
• на истории «отказных» заявок и причины, по которым они получили отказ в регистрации;
  
• на похожие товарные знаки, зарегистрированные в других классах МКТУ, содержащих однородные товары или услуги.
  
  

Что включает в себя отчет:

• исходные данные о проверяемом обозначении;
  
• перечень абсолютных оснований для отказа и вывод о наличии или отсутствии каждого из таких оснований в проверяемом обозначении;
  
• перечень найденных в ходе проверки схожих товарных знаков со ссылками на официальные реестры и другие источники, краткую информацию о владельце товарного знака и заявленных классах МКТУ, а также анализ степени риска и мой личный комментарий по каждому из таких товарных знаков;
  
• выводы и рекомендации по дальнейшим действиям.
  

Как вы отреагируете в том или в другом случае?
Будете ли вы считать предварительный поиск напрасной тратой денег?
Стоят ли потраченные 5000 рублей возможности сэкономить 35 000 и заодно получить ценный инсайт?